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Apports de la Loi Pacte en matière de prescription des actions en contrefaçon et en annulation
K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Laetitia basset, Laurent Badiane, 26/02/2019
Mercredi 20 février 2019, la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte commun sur le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (dite « Loi Pacte ») adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 9 octobre 2018, s'est réunie, sans toutefois parvenir à un accord.
La Loi Pacte, dont l’ambition est de donner aux entreprises les moyens d’innover, de grandir et de créer des emplois, comporte un volet « Propriété Industrielle » qui regroupe différentes mesures.
Outre les mesures phares que sont la promotion des certificats d’utilité français, la mise en place d’une procédure d’opposition en matière de brevet devant l’Institut National de la Propriété Industrielle (l’« INPI ») et le renforcement de la procédure d’examen devant l’INPI, la Loi Pacte amende également les dispositions relatives à la prescription des actions en contrefaçon et en nullité.
Aux termes de l’article 42 quinquies de la Loi Pacte, l’action en annulation devient imprescriptible tandis que le point de départ du délai de prescription de l’action en contrefaçon est uniformisé (I), amendements qui auront des incidences pour les titulaires de droits de propriété industrielle, notamment (II).
Outre les mesures phares que sont la promotion des certificats d’utilité français, la mise en place d’une procédure d’opposition en matière de brevet devant l’Institut National de la Propriété Industrielle (l’« INPI ») et le renforcement de la procédure d’examen devant l’INPI, la Loi Pacte amende également les dispositions relatives à la prescription des actions en contrefaçon et en nullité.
Aux termes de l’article 42 quinquies de la Loi Pacte, l’action en annulation devient imprescriptible tandis que le point de départ du délai de prescription de l’action en contrefaçon est uniformisé (I), amendements qui auront des incidences pour les titulaires de droits de propriété industrielle, notamment (II).
I – Rappel du régime de prescription actuel
A- L’action en contrefaçon
Actuellement (1) , et depuis la loi du 11 mars 2014 (2) , l’action en contrefaçon est enfermée dans un délai de cinq (ans) pour l’ensemble des droits de propriété industrielle (3).
Sous le régime actuel, le point de départ du délai de prescription de l’action en contrefaçon varie suivant la nature des actes qui sont argués de contrefaçon :
• Lorsqu’il s’agit de l’enregistrement d’une marque, le point de départ commence à courir le jour de l’accomplissement des formalités exposées à l’article R.712-23 du CPI (4) qui rendent cet enregistrement public et opposable aux tiers (Chambre commerciale 16 février 2010, L’Oreal, n°0912.262 P : PIBD 2010.III.240) ;
• Lorsqu’il s’agit d’acte d’exploitation, la jurisprudence actuelle considère que le délai de prescription commence à courir lors au moment du dernier acte d’exploitation (Cour d’appel de Paris 20 novembre 2015, Jours de France : PIBD 2016.III.75).
B - L’action en annulation
En matière de marques, l’action en annulation est enfermée dans un délai de cinq (5) par le mécanisme de la forclusion par tolérance.
L’article L.714-3 du CPI dispose que « l’action (en nullité) n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq (5) ans ».
Sujet à débats, il a récemment été admis en jurisprudence que le point de départ du délai de cinq (5) ans est la connaissance par le demandeur de l’usage effectif de la marque seconde et non la publication de la demande de marque seconde ou la publication de son enregistrement (Cour d’appel de Paris, 17 novembre 20177, Cora, n °16/20736 : PIBD 2018. III. 94).
En matière de brevets, dans la mesure où la loi du 17 juin 2008 n’a pas prévu de disposition expresse l’action en nullité à leur encontre se trouve confrontée au délai de cinq (5) ans de l’article 2224 du Code civil (5) dont le point de départ est « le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
La question du point de départ de l’action donnait également lieu à des décisions divergentes.
Toutefois, il a été admis que le point de départ de la prescription est celui de la publication de la délivrance du brevet (6) . Cette conclusion a été confirmée par la Cour d’appel de Paris le 8 novembre 2016 (7) .
Actuellement (1) , et depuis la loi du 11 mars 2014 (2) , l’action en contrefaçon est enfermée dans un délai de cinq (ans) pour l’ensemble des droits de propriété industrielle (3).
Sous le régime actuel, le point de départ du délai de prescription de l’action en contrefaçon varie suivant la nature des actes qui sont argués de contrefaçon :
• Lorsqu’il s’agit de l’enregistrement d’une marque, le point de départ commence à courir le jour de l’accomplissement des formalités exposées à l’article R.712-23 du CPI (4) qui rendent cet enregistrement public et opposable aux tiers (Chambre commerciale 16 février 2010, L’Oreal, n°0912.262 P : PIBD 2010.III.240) ;
• Lorsqu’il s’agit d’acte d’exploitation, la jurisprudence actuelle considère que le délai de prescription commence à courir lors au moment du dernier acte d’exploitation (Cour d’appel de Paris 20 novembre 2015, Jours de France : PIBD 2016.III.75).
B - L’action en annulation
En matière de marques, l’action en annulation est enfermée dans un délai de cinq (5) par le mécanisme de la forclusion par tolérance.
L’article L.714-3 du CPI dispose que « l’action (en nullité) n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq (5) ans ».
Sujet à débats, il a récemment été admis en jurisprudence que le point de départ du délai de cinq (5) ans est la connaissance par le demandeur de l’usage effectif de la marque seconde et non la publication de la demande de marque seconde ou la publication de son enregistrement (Cour d’appel de Paris, 17 novembre 20177, Cora, n °16/20736 : PIBD 2018. III. 94).
En matière de brevets, dans la mesure où la loi du 17 juin 2008 n’a pas prévu de disposition expresse l’action en nullité à leur encontre se trouve confrontée au délai de cinq (5) ans de l’article 2224 du Code civil (5) dont le point de départ est « le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
La question du point de départ de l’action donnait également lieu à des décisions divergentes.
Toutefois, il a été admis que le point de départ de la prescription est celui de la publication de la délivrance du brevet (6) . Cette conclusion a été confirmée par la Cour d’appel de Paris le 8 novembre 2016 (7) .
II – Les apports de la Loi Pacte
A - Le nouveau régime de prescription
La Loi Pacte modifie les dispositions du Code de la propriété intellectuelle en matière de prescription des actions en propriété industrielle.
En matière de contrefaçon, la Loi Pacte fixe expressément le point de départ du délai de cinq (5) ans qui est uniformisé par une formulation générale : « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l’exercer » .
(8)
L’uniformisation du point de départ concerne également le secret des affaires qui, aux termes de l’article L.152-2 du Code de commerce tel que rédigé dans la Loi Pacte seront prescrits par cinq (5) ans à compter « du jour où le détenteur légitime du secret des affaires a connu ou aurait dû connaître le dernier fait qui en est la cause ».
Le texte aligne le régime juridique des actions en contrefaçon sur le régime de prescription du droit commun prévu par l’article 2224 du Code civil.
Par ailleurs, aux termes de la Loi Pacte, l’action en annulation devient imprescriptible : « L’action en nullité d’un dessin et modèle (9) , d’un certificat d’obtention végétale (10), d’une marque (11) […] n’est soumise à aucun délai de prescription ».
En matière de brevets, l’article 13 de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire prévoyait déjà la création d’un nouvel article L. 615-8-1 du CPI aux termes duquel « l’action en nullité du brevet est imprescriptible ».
B – Les incidences pratiques du nouveau régime de prescription
Pour les titulaires de droits, l’imprescriptibilité de l’action en annulation est source d’insécurité juridique et concoure à l’affaiblissement des droits de propriété industrielle.
Une partie de la doctrine considérait que le caractère prescriptible de l’action en nullité contrevenait à la liberté du commerce et de l’industrie en laissant subsister un signe ou un brevet entaché d’un vice de forme, ce qui est par essence, contraire aux conditions de recevabilité d’une marque ou d’un signe.
Désormais en l’absence de délai de prescription les droits de propriété industrielle pourront être remis en cause de façon perpétuelle ce qui aura de lourdes conséquences pour les titulaires de droits.
La valeur des droits de propriété industrielle pourrait s’en trouver affaiblie.
A contrario, la Loi Pacte lève certaines incertitudes relatives au point de départ de l’action en contrefaçon qui court expressément à compter de « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l’exercer ».
Il est permis de penser que la modification du point de départ de l’action en contrefaçon participe à l’amélioration de l’indemnisation des préjudices résultant d’une telle action et par-delà confère une plus grande sécurité juridique aux titulaires de droits.
En réalité, cette formulation reste source d’interprétation et est amenée à varier en fonction des différents droits de propriété industrielle : ainsi, « le dernier fait lui permettant de l’exercer » n’est pas identique lorsque l’action en contrefaçon porte sur l’enregistrement d’une marque ou lorsqu’elle porte sur l’exploitation commerciale, sans autorisation, d’un brevet.
La Loi Pacte modifie les dispositions du Code de la propriété intellectuelle en matière de prescription des actions en propriété industrielle.
En matière de contrefaçon, la Loi Pacte fixe expressément le point de départ du délai de cinq (5) ans qui est uniformisé par une formulation générale : « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l’exercer » .
(8)
L’uniformisation du point de départ concerne également le secret des affaires qui, aux termes de l’article L.152-2 du Code de commerce tel que rédigé dans la Loi Pacte seront prescrits par cinq (5) ans à compter « du jour où le détenteur légitime du secret des affaires a connu ou aurait dû connaître le dernier fait qui en est la cause ».
Le texte aligne le régime juridique des actions en contrefaçon sur le régime de prescription du droit commun prévu par l’article 2224 du Code civil.
Par ailleurs, aux termes de la Loi Pacte, l’action en annulation devient imprescriptible : « L’action en nullité d’un dessin et modèle (9) , d’un certificat d’obtention végétale (10), d’une marque (11) […] n’est soumise à aucun délai de prescription ».
En matière de brevets, l’article 13 de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire prévoyait déjà la création d’un nouvel article L. 615-8-1 du CPI aux termes duquel « l’action en nullité du brevet est imprescriptible ».
B – Les incidences pratiques du nouveau régime de prescription
Pour les titulaires de droits, l’imprescriptibilité de l’action en annulation est source d’insécurité juridique et concoure à l’affaiblissement des droits de propriété industrielle.
Une partie de la doctrine considérait que le caractère prescriptible de l’action en nullité contrevenait à la liberté du commerce et de l’industrie en laissant subsister un signe ou un brevet entaché d’un vice de forme, ce qui est par essence, contraire aux conditions de recevabilité d’une marque ou d’un signe.
Désormais en l’absence de délai de prescription les droits de propriété industrielle pourront être remis en cause de façon perpétuelle ce qui aura de lourdes conséquences pour les titulaires de droits.
La valeur des droits de propriété industrielle pourrait s’en trouver affaiblie.
A contrario, la Loi Pacte lève certaines incertitudes relatives au point de départ de l’action en contrefaçon qui court expressément à compter de « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l’exercer ».
Il est permis de penser que la modification du point de départ de l’action en contrefaçon participe à l’amélioration de l’indemnisation des préjudices résultant d’une telle action et par-delà confère une plus grande sécurité juridique aux titulaires de droits.
En réalité, cette formulation reste source d’interprétation et est amenée à varier en fonction des différents droits de propriété industrielle : ainsi, « le dernier fait lui permettant de l’exercer » n’est pas identique lorsque l’action en contrefaçon porte sur l’enregistrement d’une marque ou lorsqu’elle porte sur l’exploitation commerciale, sans autorisation, d’un brevet.
(1) Pour mémoire, antérieurement à la Loi du 11 mars 2014, les actions en contrefaçon de droit d’auteur se prescrivaient par cinq (5) ans en application du droit commun, tandis que les actions en contrefaçon de droits de propriété industrielle, ou les actions en revendication, se prescrivaient par trois (3) ans.
(2) Loi n°2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon ;
(3) Les articles L.511-10 et L.521-3 (dessins et modèles), L.611-8 et L.615-8 (brevets), L.622-3 (produits semi-conducteurs) et L.623-29 (certificats d’obtention végétale), L.712-6 et L.716-5 (marques) ont donc été modifiés en ce sens.
(4) Article R.712-23 du CPI : « La marque est enregistrée, à moins que la demande n'ait été rejetée ou retirée. Un certificat est adressé au déposant.
L'enregistrement est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l'application des articles L. 712-4 et L. 714-55, est :
1° Pour les marques françaises, celle du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel l'enregistrement est publié ;
2° Pour les marques internationales n'ayant pas fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle de l'expiration du délai prévu à l'article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l'expiration du délai pour former opposition ;
3° Pour les marques internationales ayant fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle, le cas échéant, de l'inscription au Registre international des marques de la levée totale ou partielle du refus ».
(5) Article 2224 du code civil : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
(6) Voir en ce sens TGI de Paris, 13 mars 2015, 3e ch., 3e sect., RG n°2013/09605 :« il ne peut être admis que le point de départ est celui de la publication de la demande de brevet » ;
(7) Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 8 novembre 2016, RG n°2014/15008 ;
(8) Article L.521-3 du CPI : « L’action civile en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer» ;
« Article L.615 8 du CPI « Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer» ;
Article L. 623 29 du CPI « Les actions civiles prévues par le présent chapitre, à l’exception de celle prévue à l’article L. 623 23 1, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer » ;
Le troisième alinéa de l’article L. 716 5 est complété par les mots : « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l’exercer ».
(9) Article L. 521-3-2 du CPI ;
(10) Article L.623-29-1 du CPI ;
(11) Article L.714-3-1 du CPI.
(2) Loi n°2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon ;
(3) Les articles L.511-10 et L.521-3 (dessins et modèles), L.611-8 et L.615-8 (brevets), L.622-3 (produits semi-conducteurs) et L.623-29 (certificats d’obtention végétale), L.712-6 et L.716-5 (marques) ont donc été modifiés en ce sens.
(4) Article R.712-23 du CPI : « La marque est enregistrée, à moins que la demande n'ait été rejetée ou retirée. Un certificat est adressé au déposant.
L'enregistrement est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l'application des articles L. 712-4 et L. 714-55, est :
1° Pour les marques françaises, celle du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel l'enregistrement est publié ;
2° Pour les marques internationales n'ayant pas fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle de l'expiration du délai prévu à l'article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l'expiration du délai pour former opposition ;
3° Pour les marques internationales ayant fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle, le cas échéant, de l'inscription au Registre international des marques de la levée totale ou partielle du refus ».
(5) Article 2224 du code civil : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
(6) Voir en ce sens TGI de Paris, 13 mars 2015, 3e ch., 3e sect., RG n°2013/09605 :« il ne peut être admis que le point de départ est celui de la publication de la demande de brevet » ;
(7) Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 8 novembre 2016, RG n°2014/15008 ;
(8) Article L.521-3 du CPI : « L’action civile en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer» ;
« Article L.615 8 du CPI « Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer» ;
Article L. 623 29 du CPI « Les actions civiles prévues par le présent chapitre, à l’exception de celle prévue à l’article L. 623 23 1, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer » ;
Le troisième alinéa de l’article L. 716 5 est complété par les mots : « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l’exercer ».
(9) Article L. 521-3-2 du CPI ;
(10) Article L.623-29-1 du CPI ;
(11) Article L.714-3-1 du CPI.