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De la nécessité de choisir un nom de domaine suffisamment distinctif pour être valable à titre de marque
K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Cécile Fontaine, 14/11/2014
Nombreux sont les exploitants de site internet qui enregistrent des noms de domaine relativement peu distinctifs pour identifier leur activité en ligne puis les déposent à titre de marque. Cette démarche n’est pas sans risque du point de vue de la validité de cette marque. C’est en effet à raison de son défaut de distinctivité que le Tribunal de grande instance de Paris a annulé la marque « vente-privée.com » (TGI Paris, 28 novembre 2013).
Pour être valable, toute marque doit être libre, non contraire à l’ordre public, non déceptive et distinctive.
Le caractère distinctif s’apprécie par rapport aux produits et services désignés par la marque. Ainsi, la marque doit être arbitraire par rapport à ces produits et services :
(i) elle ne doit pas constituer l’appellation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service en cause,
(ii) elle ne doit pas désigner une caractéristique du produit ou service (l’espèce, la qualité, la quantité, la destination…),
(iii) elle ne doit pas être imposée par la nature ou la fonction du produit ou du service (article L.711-2 Code de la propriété intellectuelle).
(i) elle ne doit pas constituer l’appellation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service en cause,
(ii) elle ne doit pas désigner une caractéristique du produit ou service (l’espèce, la qualité, la quantité, la destination…),
(iii) elle ne doit pas être imposée par la nature ou la fonction du produit ou du service (article L.711-2 Code de la propriété intellectuelle).
La sanction du défaut de caractère distinctif de la marque est la nullité.
C’est un moyen de défense régulièrement soulevé par les contrefacteurs pour contester la validité de la marque et s’exonérer des actes de contrefaçon qui leur sont reprochés.
C’est ce moyen de défense qu’a eu à apprécier la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 14 octobre 2014, relatif aux marques « se loger » et « seloger.com ». Dans cette affaire, l’exploitant du site Internet www.seloger.com , la société Pressimo On Line, est titulaire, d’une part, de quatre marques verbales et semi-figuratives « SE LOGER » et, d’autre part, de deux marques verbales et semi-figuratives « seloger.com » et reprochait à un de ses concurrents d’utiliser le terme « Se loger » comme nom de domaine : seloger-pas-cher, selogermoinscher et selogerimmo.com. Le concurrent a alors opposé la nullité des marques susvisées en invoquant le caractère usuel du terme « se loger » et le caractère descriptif des marques par rapport aux produits et services.
La Cour d’appel de Paris a confirmé l’interprétation stricte du caractère distinctif en annulant les deux marques verbales et semi-figurative « Se loger » qui désignent des produits et services dans le domaine de l’immobilier et du logement, à raison du caractère usuel et descriptif pour cette activité. Les autres marques « Se loger », ne visant pas ces activités mais des services de communication notamment, ont été considérées comme distinctives pour ces services.
Quant aux marques « seloger.com », la Cour a confirmé leur caractère usuel et descriptif dans le domaine de l’immobilier et du logement, la terminaison « .com » « appartenant au langage courant dès lors que son utilisation est fréquente et nécessaire pour la désignation d’un type d’adresse de site. »
Mais ces marques « seloger.com » ont été sauvées in extremis à raison de leur notoriété lors de leurs dépôts ce qui leur a permis d’acquérir un caractère distinctif par l’usage. La société Pressimo On Line avait communiqué un certain nombre d’éléments démontrant la notoriété de son site Internet avant le dépôt de la marque parmi lesquels des sondages et études de notoriété, le nombre de visiteurs et de clics.
Les marques « seloger.com » ont donc été maintenues.
C’est ce moyen de défense qu’a eu à apprécier la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 14 octobre 2014, relatif aux marques « se loger » et « seloger.com ». Dans cette affaire, l’exploitant du site Internet www.seloger.com , la société Pressimo On Line, est titulaire, d’une part, de quatre marques verbales et semi-figuratives « SE LOGER » et, d’autre part, de deux marques verbales et semi-figuratives « seloger.com » et reprochait à un de ses concurrents d’utiliser le terme « Se loger » comme nom de domaine : seloger-pas-cher, selogermoinscher et selogerimmo.com. Le concurrent a alors opposé la nullité des marques susvisées en invoquant le caractère usuel du terme « se loger » et le caractère descriptif des marques par rapport aux produits et services.
La Cour d’appel de Paris a confirmé l’interprétation stricte du caractère distinctif en annulant les deux marques verbales et semi-figurative « Se loger » qui désignent des produits et services dans le domaine de l’immobilier et du logement, à raison du caractère usuel et descriptif pour cette activité. Les autres marques « Se loger », ne visant pas ces activités mais des services de communication notamment, ont été considérées comme distinctives pour ces services.
Quant aux marques « seloger.com », la Cour a confirmé leur caractère usuel et descriptif dans le domaine de l’immobilier et du logement, la terminaison « .com » « appartenant au langage courant dès lors que son utilisation est fréquente et nécessaire pour la désignation d’un type d’adresse de site. »
Mais ces marques « seloger.com » ont été sauvées in extremis à raison de leur notoriété lors de leurs dépôts ce qui leur a permis d’acquérir un caractère distinctif par l’usage. La société Pressimo On Line avait communiqué un certain nombre d’éléments démontrant la notoriété de son site Internet avant le dépôt de la marque parmi lesquels des sondages et études de notoriété, le nombre de visiteurs et de clics.
Les marques « seloger.com » ont donc été maintenues.
Il convient d’être particulièrement vigilant, en amont de la création du site Internet, sur le choix de noms de domaine suffisamment distinctifs dans la perspective d’un dépôt à titre de marque.