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Noms de domaine : le point sur les nouvelles extensions génériques
K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Cécile Fontaine, 12/02/2013
Après de nombreux débats et plusieurs reports, l’ICANN, organisme de droit privé à but non lucratif qui attribue et gère les noms de domaine de premier niveau que l’on peut qualifier de « traditionnels » (« .fr », « .org », « .biz »…), a ouvert en juin 2012 les candidatures pour créer et gérer de nouvelles extensions génériques de premier niveau qui permet aux entreprises d’opérer leur propre extension à partir du nom de leur société, de leurs marques ou de leurs produits, du nom d’une région ou d’une ville (par exemple « .paris », « .sport », « .music », etc).
Toute entreprise ou toute association pouvait ainsi candidater moyennant la somme de 185.000 dollars par extension. Plus de 1.900 dossiers de candidatures ont été déposés, dont parfois entre 50 et 90 demandes de nouvelle extension pour une seule et même entreprise correspondant majoritairement à ses marques ou ses produits mais également à des termes génériques telles que « .book » ou « .makeup ». Dans ces cas de doublons, l’ICANN tranchera en fonction des arguments développés par l’entreprise dans son dossier de candidature.
Compte tenu du risque de contentieux important lié à l’enregistrement de noms de domaine en fraude des droits des tiers, l’ICANN a mis en place des nouveaux mécanismes de protection des droits des tiers dans le cadre du programme de création des nouvelles extensions.
1) Ainsi, l’ICANN a mis en œuvre quatre procédures d’opposition autonomes et distinctes qui permettent aux tiers de contester les demandes de nouvelles extensions préalablement à leur attribution :
• Opposition pour similitude propice à confusion (String Confusion Objection – SCO) devant l’International Center For Dispute Resolution : procédure ouverte aux registres et aux candidats lorsque la demande de nouvelle extension induit un risque de confusion avec une extension existante ou avec une autre demande de nouvelle extension déposée ;
• Opposition pour violation des droits d’autrui (Legal Right Objection –LRO) devant le Centre de médiation et d’arbitrage de l’OMPI : procédure ouverte au tiers titulaires d’un droit de marque qui s’opposent à la création d’une nouvelle extension lorsque celle-ci porte atteinte à leur droit de marque ;
• Opposition relevant de l’intérêt public (Limited Public Interest Objection – LPIO) devant la Chambre de Commerce Internationale : procédure ouverte à toute personne qui s’oppose à la création d’une extension estimant qu’elle serait contraire à l’ordre public ;
• Opposition de la communauté (Community Objection – CO) devant la Chambre de Commerce Internationale : procédure ouverte lorsque une candidature à une nouvelle extension fait l’objet d’une opposition substantielle de la part de la communauté ciblée par cette nouvelle extension.
Il est possible de former opposition contre une candidature de nouvelle extension jusqu’au 13 mars 2013.
Aussi, afin de protéger au mieux les intérêts de vos droits de marque, il est recommandé de consulter la liste des candidatures à de nouvelles extensions disponible sur le site Internet de l’ICANN et dans le cas où des candidatures seraient potentiellement préjudiciables, il faudra alors envisager très rapidement les possibilités d’opposition.
2) Par ailleurs, l’ICANN a repensé le dispositif de protection des marques en proposant plusieurs projets qui pourraient être mis en œuvre dans le courant de l’année 2013 :
• La Trademark Clearinghouse (TMCH) : l’ICANN prévoit d’ouvrir, mi-février 2013, une base de données qui permettra aux titulaires de droits antérieurs de déclarer leur marque enregistrée. La TMCH authentifiera les marques qui lui sont déclarées en comparant les informations fournies par le titulaire du droit et celles disponibles sur les bases de données des offices nationaux de propriété industrielle.
Ainsi, pour éviter le cybersquatting, lors de l’ouverture d’une nouvelle extension, un droit de priorité d’enregistrement sera octroyé au titulaire d’un droit antérieur pendant une certaine période (« Sunrise periods »). Par exemple, lors de l’attribution de l’extension « .music », le titulaire de la marque « MonProduit » serait prioritaire pour enregistrer « MonProduit.music ».
Par ailleurs, la TMCH permettra de mener une mission de surveillance (« Trademark Claim Services ») car elle avisera le candidat à une nouvelle extension de l’existence d’un droit antérieur et informera le titulaire de la marque qu’une demande de nouvelle extension a été déposée en violation de ses droits. Il ne s’agira que d’un avis qui n’empêchera pas le dépôt en toute connaissance de cause.
La déclaration d’une marque au sein de la TMCH devrait coûter environ 150 dollars par marque.
• L’Uniform Rapide Suspension : Compte tenu de ce que l’avis de la TMCH n’empêchera pas le dépôt par des tiers de noms de domaine en violation d’un droit de marque, pour faire face à l’éventuelle explosion des litiges, l’ICANN prévoit un mécanisme de règlement des conflits rapide, ouvert aux titulaires de marques, dénommé URS (système de suspension rapide uniforme) .
Ce système offrira des procédures rapides aux détenteurs de marques dans les cas d’infraction les plus avérées. A ce jour, aucun centre de résolution des litiges n’a accepté de se charger de ce mécanisme.
En termes de calendrier, l’ICANN prévoit que les résultats des premières évaluations des candidatures déposées en 2012 devraient être publiés entre le mois de mars et l’été 2013 ; les premières extensions pourraient devenir actives au cours du second semestre 2013.
En conséquence, nous recommandons vivement à tous les titulaires de marque de déclarer leurs marques au plus vite dès mise en fonction de la TMCH pour pouvoir bénéficier d’une protection optimale
Compte tenu du risque de contentieux important lié à l’enregistrement de noms de domaine en fraude des droits des tiers, l’ICANN a mis en place des nouveaux mécanismes de protection des droits des tiers dans le cadre du programme de création des nouvelles extensions.
1) Ainsi, l’ICANN a mis en œuvre quatre procédures d’opposition autonomes et distinctes qui permettent aux tiers de contester les demandes de nouvelles extensions préalablement à leur attribution :
• Opposition pour similitude propice à confusion (String Confusion Objection – SCO) devant l’International Center For Dispute Resolution : procédure ouverte aux registres et aux candidats lorsque la demande de nouvelle extension induit un risque de confusion avec une extension existante ou avec une autre demande de nouvelle extension déposée ;
• Opposition pour violation des droits d’autrui (Legal Right Objection –LRO) devant le Centre de médiation et d’arbitrage de l’OMPI : procédure ouverte au tiers titulaires d’un droit de marque qui s’opposent à la création d’une nouvelle extension lorsque celle-ci porte atteinte à leur droit de marque ;
• Opposition relevant de l’intérêt public (Limited Public Interest Objection – LPIO) devant la Chambre de Commerce Internationale : procédure ouverte à toute personne qui s’oppose à la création d’une extension estimant qu’elle serait contraire à l’ordre public ;
• Opposition de la communauté (Community Objection – CO) devant la Chambre de Commerce Internationale : procédure ouverte lorsque une candidature à une nouvelle extension fait l’objet d’une opposition substantielle de la part de la communauté ciblée par cette nouvelle extension.
Il est possible de former opposition contre une candidature de nouvelle extension jusqu’au 13 mars 2013.
Aussi, afin de protéger au mieux les intérêts de vos droits de marque, il est recommandé de consulter la liste des candidatures à de nouvelles extensions disponible sur le site Internet de l’ICANN et dans le cas où des candidatures seraient potentiellement préjudiciables, il faudra alors envisager très rapidement les possibilités d’opposition.
2) Par ailleurs, l’ICANN a repensé le dispositif de protection des marques en proposant plusieurs projets qui pourraient être mis en œuvre dans le courant de l’année 2013 :
• La Trademark Clearinghouse (TMCH) : l’ICANN prévoit d’ouvrir, mi-février 2013, une base de données qui permettra aux titulaires de droits antérieurs de déclarer leur marque enregistrée. La TMCH authentifiera les marques qui lui sont déclarées en comparant les informations fournies par le titulaire du droit et celles disponibles sur les bases de données des offices nationaux de propriété industrielle.
Ainsi, pour éviter le cybersquatting, lors de l’ouverture d’une nouvelle extension, un droit de priorité d’enregistrement sera octroyé au titulaire d’un droit antérieur pendant une certaine période (« Sunrise periods »). Par exemple, lors de l’attribution de l’extension « .music », le titulaire de la marque « MonProduit » serait prioritaire pour enregistrer « MonProduit.music ».
Par ailleurs, la TMCH permettra de mener une mission de surveillance (« Trademark Claim Services ») car elle avisera le candidat à une nouvelle extension de l’existence d’un droit antérieur et informera le titulaire de la marque qu’une demande de nouvelle extension a été déposée en violation de ses droits. Il ne s’agira que d’un avis qui n’empêchera pas le dépôt en toute connaissance de cause.
La déclaration d’une marque au sein de la TMCH devrait coûter environ 150 dollars par marque.
• L’Uniform Rapide Suspension : Compte tenu de ce que l’avis de la TMCH n’empêchera pas le dépôt par des tiers de noms de domaine en violation d’un droit de marque, pour faire face à l’éventuelle explosion des litiges, l’ICANN prévoit un mécanisme de règlement des conflits rapide, ouvert aux titulaires de marques, dénommé URS (système de suspension rapide uniforme) .
Ce système offrira des procédures rapides aux détenteurs de marques dans les cas d’infraction les plus avérées. A ce jour, aucun centre de résolution des litiges n’a accepté de se charger de ce mécanisme.
En termes de calendrier, l’ICANN prévoit que les résultats des premières évaluations des candidatures déposées en 2012 devraient être publiés entre le mois de mars et l’été 2013 ; les premières extensions pourraient devenir actives au cours du second semestre 2013.
En conséquence, nous recommandons vivement à tous les titulaires de marque de déclarer leurs marques au plus vite dès mise en fonction de la TMCH pour pouvoir bénéficier d’une protection optimale