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Paquet Marque : le deuxième volet du Règlement No. 2015/2424 relatif à la marque de l’Union Européenne est entré en vigueur le 1er octobre 2017
K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Laurent Badiane, Laetitia Basset, 3/11/2017
Le 1er octobre dernier, les dernières dispositions du Règlement Européen No. 2015/2424 relatif à la marque de l’Union Européenne (le « RMUE ») sont entrées en vigueur. Ces dispositions complètent les principales dispositions du RMUE entrées en vigueur le 24 mars 2016, parmi lesquelles figuraient, notamment, (i) l’obligation de clarté et de précision dans la rédaction des libellés et (ii) le système de taxe par classe, objets d’un précédent article : Adoption du Paquet Marque et stratégie de constitution des droits : les incidences pratiques à l’aube de sa première bougie .
En synthèse, ce deuxième volet abandonne l’obligation de représentation graphique d’une marque, supprime le délai pour les revendications tardives de priorité, introduit la marque de l’Union Européenne de certification et divers changements procéduraux.
L’abandon de l’exigence de représentation graphique, disposition « phare » de ce dernier volet suscite de nombreuses interrogations chez les praticiens. En effet, le RMUE abandonne cette exigence au profit d’une simple obligation de représentation sans en définir pour autant précisément la nature et les contours (i). Les difficultés liées à l’application pratique de cette modification sont déjà visibles à tous les stades de la vie d’une marque (ii).
L’abandon de l’exigence de représentation graphique, disposition « phare » de ce dernier volet suscite de nombreuses interrogations chez les praticiens. En effet, le RMUE abandonne cette exigence au profit d’une simple obligation de représentation sans en définir pour autant précisément la nature et les contours (i). Les difficultés liées à l’application pratique de cette modification sont déjà visibles à tous les stades de la vie d’une marque (ii).
I- Une obligation de représentation claire et précise maintenue
L’article 4 du RMUE énonce désormais : « Peuvent constituer des marques de l’Union Européenne tous les signes, notamment les mots y compris les noms de personne, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs en tant que telles, la forme d’un produit et ou de son conditionnement ou les sons à condition que ces signes soient propres
a) à distinguer les produits et services d’un entreprise de ceux d’autres entreprises ;
b) à être représentés d’une manière qui permettent aux autorités compétentes et au public de déterminer l’objet exact bénéficiant de la protection conférée au titulaire ».
Cette suppression vise, à l’évidence, à permettre à des signes pour lesquels la représentation graphique est impossible d’être valablement enregistrés à titre de marque, comme les marques olfactives, gustatives ou encore sonores (les « Signes Inhabituels »).
L'exigence d'une représentation graphique avait été introduite en droit français par la loi du 4 janvier 1991 transposant l'article 2 de la directive européenne du 29 décembre 1988. Cette exigence empêchait l’enregistrement des Signes Inhabituels.
A ce sujet, souvenons-nous de la solution adoptée dans le célèbre arrêt Sieckmann . Dans cette affaire la Cour de Justice de l’Union Européenne avait considéré qu'une odeur " balsamique fruitée avec une légère note de cannelle " ne pouvait être considérée comme une marque olfactive et a encadré de façon exigeante les modes de représentation graphique. En effet, il doit s'agir d'une représentation « qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective ». Elle avait ajouté que « s'agissant d'un signe olfactif, les exigences de la représentation graphique ne sont pas remplies par une formule chimique, par une description au moyen de mots écrits, par le dépôt d'un échantillon d'une odeur ou par la combinaison de ces éléments ».
Cette jurisprudence empêchait de nombreux Signes Inhabituels d’accéder à l’enregistrement à titre de marque.
Aussi, désormais, si l’exigence de représentation graphique est supprimée et les Signes Inhabituels peuvent être enregistrés, le RMUE maintient une obligation de « représentation » claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.
Le respect de l’exigence de clarté et de précision doit permettre aux offices, ou aux tiers dans le cadre de contentieux administratifs et judiciaires, de déterminer l’objet de la protection revendiquée.
Toutefois comment représenter un Signe Inhabituel pour qu’il soit valablement enregistré par l’office européen des marques et les offices nationaux et réponde aux conditions de protection du droit des marques ?
a) à distinguer les produits et services d’un entreprise de ceux d’autres entreprises ;
b) à être représentés d’une manière qui permettent aux autorités compétentes et au public de déterminer l’objet exact bénéficiant de la protection conférée au titulaire ».
Cette suppression vise, à l’évidence, à permettre à des signes pour lesquels la représentation graphique est impossible d’être valablement enregistrés à titre de marque, comme les marques olfactives, gustatives ou encore sonores (les « Signes Inhabituels »).
L'exigence d'une représentation graphique avait été introduite en droit français par la loi du 4 janvier 1991 transposant l'article 2 de la directive européenne du 29 décembre 1988. Cette exigence empêchait l’enregistrement des Signes Inhabituels.
A ce sujet, souvenons-nous de la solution adoptée dans le célèbre arrêt Sieckmann . Dans cette affaire la Cour de Justice de l’Union Européenne avait considéré qu'une odeur " balsamique fruitée avec une légère note de cannelle " ne pouvait être considérée comme une marque olfactive et a encadré de façon exigeante les modes de représentation graphique. En effet, il doit s'agir d'une représentation « qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective ». Elle avait ajouté que « s'agissant d'un signe olfactif, les exigences de la représentation graphique ne sont pas remplies par une formule chimique, par une description au moyen de mots écrits, par le dépôt d'un échantillon d'une odeur ou par la combinaison de ces éléments ».
Cette jurisprudence empêchait de nombreux Signes Inhabituels d’accéder à l’enregistrement à titre de marque.
Aussi, désormais, si l’exigence de représentation graphique est supprimée et les Signes Inhabituels peuvent être enregistrés, le RMUE maintient une obligation de « représentation » claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.
Le respect de l’exigence de clarté et de précision doit permettre aux offices, ou aux tiers dans le cadre de contentieux administratifs et judiciaires, de déterminer l’objet de la protection revendiquée.
Toutefois comment représenter un Signe Inhabituel pour qu’il soit valablement enregistré par l’office européen des marques et les offices nationaux et réponde aux conditions de protection du droit des marques ?
II- Les difficultés pratiques
Les praticiens s’inquiètent de l’application pratique de cette disposition aux différents stades de la vie de la marque.
Au stade du dépôt
L’article 3 du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne (le « REMUE ») énonce des règles et exigences spécifiques en matière de représentation de certains types de marques, dont les Signes Inhabituels les plus populaires, y compris certaines exigences techniques, conformément à la nature et aux caractéristiques spécifiques de la marque en question.
L’Office Européen des marques (le « EUIPO ») met également à disposition un fichier recensant les types de documents nécessaires pour représenter une marque, par type de marque.
Toutefois, ces premières « lignes directrices » restent insuffisantes. Aucun moyen et méthode de représentation acceptable pour les offices n’est à ce jour clairement établi. Les objections de fond pourraient se multiplier.
Enfin, sur le plan technique, les plateformes des offices et les registres de marques vont devoir s’adapter et rendre possible le téléchargement (montant et descendant) d’un fichier vidéo ou encore audio.
L’Office Européen des marques (le « EUIPO ») met également à disposition un fichier recensant les types de documents nécessaires pour représenter une marque, par type de marque.
Toutefois, ces premières « lignes directrices » restent insuffisantes. Aucun moyen et méthode de représentation acceptable pour les offices n’est à ce jour clairement établi. Les objections de fond pourraient se multiplier.
Enfin, sur le plan technique, les plateformes des offices et les registres de marques vont devoir s’adapter et rendre possible le téléchargement (montant et descendant) d’un fichier vidéo ou encore audio.
Analyse des motifs absolus de refus d’un signe
Pour mémoire, pour qu’un signe soit valablement enregistré à titre de marque, il convient qu’il soit disponible, distinctif et ne porte pas atteinte aux bonnes mœurs et à l’ordre public.
En l’état, la vérification de la disponibilité d’un signe inhabituel est impossible. Il est impératif que les registres, les bases de données et les outils dédiés aux recherches d’antériorités s’adaptent et proposent de nouvelles fonctionnalités.
A supposer que ce type de recherche soit rendu possible, l’appréciation de la disponibilité d’une marque olfactive « odeur de cerise », par exemple, par rapport à une marque semi-figurative composée du logo représentant une cerise pour des produits et services identiques ou similaires, n’en sera pas moins difficile.
De même, la distinctivité d’un signe olfactif, par exemple, est plus difficilement appréhendable : un signe représenté par « une odeur d’herbe fraîche » sera probablement considéré comme descriptif, à tout le moins évocateur, pour des services de jardinage. De même, on peut légitimement penser qu’il doit rester à la libre disposition de concurrents intervenant dans un secteur commercialisant des produits et services identiques ou similaires.
En l’état, la vérification de la disponibilité d’un signe inhabituel est impossible. Il est impératif que les registres, les bases de données et les outils dédiés aux recherches d’antériorités s’adaptent et proposent de nouvelles fonctionnalités.
A supposer que ce type de recherche soit rendu possible, l’appréciation de la disponibilité d’une marque olfactive « odeur de cerise », par exemple, par rapport à une marque semi-figurative composée du logo représentant une cerise pour des produits et services identiques ou similaires, n’en sera pas moins difficile.
De même, la distinctivité d’un signe olfactif, par exemple, est plus difficilement appréhendable : un signe représenté par « une odeur d’herbe fraîche » sera probablement considéré comme descriptif, à tout le moins évocateur, pour des services de jardinage. De même, on peut légitimement penser qu’il doit rester à la libre disposition de concurrents intervenant dans un secteur commercialisant des produits et services identiques ou similaires.
Analyse du risque de confusion dans le cadre de contentieux
La problématique est semblable dans le cadre d’une opposition ou d’une action en contrefaçon de marque pour apprécier l’existence ou non d’un risque de confusion entre une marque verbale et une marque sonore par exemple.
Sans précédent, le praticien est, aujourd’hui, confronté à des difficultés pour appréhender le risque juridique lié à une action.
Les premières décisions, notamment d’opposition, sont vivement attendues et vont être analysées et interprétées avec une vigilance particulière, afin de pouvoir en tirer des « directives d’interprétation ».
Sans précédent, le praticien est, aujourd’hui, confronté à des difficultés pour appréhender le risque juridique lié à une action.
Les premières décisions, notamment d’opposition, sont vivement attendues et vont être analysées et interprétées avec une vigilance particulière, afin de pouvoir en tirer des « directives d’interprétation ».